5 - Gestión de la protección de la propiedad intelectual

5.3 - Implantar un sistema de gestión integral de la propiedad intelectual

Introducción

Los activos de propiedad industrial e intelectual constituyen hoy la parte fundamental del valor de mercado de grandes empresas y organizaciones. Un buen sistema de gestión proporciona a investigadores y empresarios los medios necesarios (económicos e informativos) para proteger los resultados de sus investigaciones y salvaguardar la confidencialidad, así como ayudar a compilar la información disponible y el know-how de su organización. Por ello, se recomienda el desarrollo de servicios y herramientas que ayuden a las empresas a completar con éxito el proceso de protección de sus resultados de investigación, evaluando la patentabilidad o seleccionando la protección más adecuada. De este modo, se recomienda establecer un sistema de gestión de la propiedad intelectual suficientemente claro, estandarizado y debidamente documentado para reducir la carga administrativa asociada.

Ejemplos

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zürich, Suiza)

Para más informacion sobre ETH Zürich, ver recomendaciones 3.5, 4.5, 4.6 y 7.1.

Con alrededor de 50-100 patentes aprobadas al año, el Instituto Tecnológico Federal de Zürich (ETH) ofrece los siguientes servicios a sus investigadores:

  1. Análisis y evaluación de la patentabilidad del invento junto al investigador. Asesoría sobre tipos de protección existentes y ayuda en la selección del más adecuado. También se ofrecen ayudas para encontrar titulares de patentes que pudieran interesarle.
  2. Desarrollo de una estrategia de la patente, donde se pone en contacto al interesado con un abogado especialista que elaborará la descripción y reivindicaciones de la misma y ayudará a la resolución jurídica.
  3. El ETH ayuda en la búsqueda de posibles interesados, consejo en la negociación de licencias, know how y computer programs.

ETH Zürich es el propietario principal de la propiedad intelectual en caso de que haya sido desarrollado por personal de ETH. Por otra parte, el coste de la patente lo asume ETH (y consecuentemente los derechos de la misma) para aquellos casos en los que se den todas las condiciones siguientes: merece la pena patentar, la invención es patentable en función de la información disponible, y existe un mercado potencial.

ETH ofrece básicamente dos maneras de comercializar los resultados protegidos: bien el propio investigador que ha desarrollado la tecnología la explota fundando su propia compañía (spin off), o bien licencia los derechos a un tercero para que los comercialice. De ser resultado de un proyecto conjunto con la Empresa, el tipo de contrato establecido estipula las condiciones.

Oficina de transferencia tecnológica del MIT (Technical Liason Office, en adelante TLO)

La Oficina de Transferencia Tecnológica del MIT (TLO) está constituida por expertos en licencias tecnológicas, desarrollo de negocio y propiedad intelectual. Su misión es ser la oficina de transferencia de conocimiento del MIT y de los Laboratorios Lincoln (centros de investigación y desarrollo patrocinados por el Departamento de Defensa estadounidense). TLO ocupa un lugar destacado en la licencia de tecnología a start ups y en el apoyo a la creación de nuevas empresas, con una proyección a largo plazo. La transferencia de tecnología dentro del MIT se produce a través de un acuerdo, donde la institución permite a un tercero la explotación de la propiedad intelectual para un uso concreto o para una zona geográfica concreta.

Las licencias se conceden a start ups o empresas existentes, a cambio de una serie de resultados acordados y una minuta. Estos pagos se comparten con el inventor, el grupo de investigación al que pertenece y el MIT a partes iguales.

El proceso de transferencia en el MIT consta de 11 fases simples y estructuradas:

  1. Investigación: se inicia la investigación por parte de los investigadores.
  2. Contacto inicial: primer contacto con la TLO para decidir los pasos a seguir.
  3. Divulgación tecnológica: documento confidencial que se envía a la TLO.
  4. Valoración: el representante de la TLO revisa la divulgación, inicia el proceso de búsqueda de patentes y analiza el mercado y las tecnologías para determinar el potencial de comercialización. Este proceso guía la estrategia a seguir, decidiendo si se deber comercializar como una licencia o crear una start up alrededor de la tecnología.
  5. Protección: inicio de los trámites de protección de la propiedad intelectual, bien sea a través de patentes, copyright o marcas.
  6. Marketing: involucrando al inventor, la TLO identifica empresas candidatas que tienen tengan la experiencia, recursos y redes empresariales que puedan llevar la tecnología al mercado. Esto puede desembocar en la creación de acuerdos con empresas o de una start up.
  7. Creación de una start up: la TLO ayuda a los inventores en todo el proceso de creación de una start up.
  8. Acuerdos con empresas: la TLO establece las licencias adecuadas para que se produzcan acuerdos y encontrar formas de comercializar la tecnología.
  9. Licencias: procesos para que el MIT licencie la tecnología a terceros. Existen diversas modalidades de licencia en función de las distintas necesidades.
  10. Comercialización: comercialización de la tecnología por parte de la empresa.
  11. Ingresos: distribución de los ingresos a los distintos partícipes en el proyecto.

Proceso de implementación

Agentes necesarios para su implementación

Las empresas podrían ejercer influencia en las universidades para que dispongan de un servicio similar, lo que les permitiría mejor acceso a las patentes y su explotación.

Los grupos de investigación, a su vez, deberían influir en la Universidad para tener accesos a este tipo de de servicios. Potencialmente, se puede buscar la cooperación de bufetes legales especializados en Propiedad Intelectual para la organización de esta área de gestión y mantenimiento de patentes.

Ver leyenda explicativa

Fuentes

  1. http://www.vpf.ethz.ch/transfer/patente/index_EN - ETH Transfer Zürich.
  2. http://web.mit.edu/tlo/www/about/ - Technical Liason Offices - MIT.